Kitobni o'qish: «Защита брендов: стратегии, системы, методы»

Учебное пособие для магистров

© Ворожевич А. С., 2016

© ООО «Проспект», 2016

Ворожевич А. С. – кандидат юридических наук, преподаватель кафедры интеллектуальных прав Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА).

* * *

Предисловие

С большим удовольствием приветствуем всех магистрантов, которые выбрали магистерскую программу «Магистр права в сфере интеллектуальной собственности» кафедры интеллектуальных прав Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), а также всех интересующихся вопросами интеллектуальных прав!

Магистерская программа «Магистр права в сфере интеллектуальной собственности» является первой для кафедры интеллектуальных прав. Ее особенность и уникальность заключается в том, что она создана на базе ведущего юридического вуза России – Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) и с участием специалистов Суда по интеллектуальным правам. Особенность программы также и в том, что она является межкафедральной: в программе задействованы специалисты более чем 7 профильных кафедр университета: гражданского права, предпринимательского и корпоративного права, международного частного права, конкурентного права, финансового права, спортивного права и др. Направления рабочих программ учебных дисциплин магистерской программы сформулированы таким образом, чтобы охватить наиболее актуальные и важные вопросы в сфере интеллектуальных прав, учитывая вызовы времени, требования рынка труда и проч.

К преподаванию дисциплин в рамках магистерской программы привлекаются ведущие специалисты в области интеллектуальных прав, судьи Суда по интеллектуальным правам, представители аппарата Комитета Государственной Думы РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, инновационного центра «Сколково» и многие другие.

Одной из базовых дисциплин, изучаемых по магистерской программе «Магистр права в сфере интеллектуальной собственности», является «Защита брендов: стратегия, системы, методы».

Учебное пособие по этой дисциплине составлено таким образом, чтобы магистранты и все интересующиеся вопросами права интеллектуальной собственности смогли погрузиться в теоретические и практические вопросы в рассматриваемой сфере, открыть для себя новые интересные проблемы, связанные с правовой природой понятия бренда, соотношения понятий бренда и товарного знака, с понятием «гудвилл» как элементом бренд-активов, правовым регулированием отношений по созданию данных объектов, их защитой и проч. В учебном пособии используется и анализируется актуальная судебная практика российских судов, зарубежный опыт правового регулирования и судебной защиты в рассматриваемой сфере.

Учебное пособие подготовлено специалистом в области патентного права, к. ю. н., преподавателем кафедры интеллектуальных прав Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Ариной Сергеевной Ворожевич.

Уверена, что учебное пособие, которое вы сейчас держите в руках, будет полезно всем, кто интересуется вопросами защиты интеллектуальных прав, и, безусловно, займет достойное место в библиотеке Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) и Суда по интеллектуальным правам.

С уважением,

доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), руководитель магистерской программы «Магистр права в сфере интеллектуальной собственности», председатель Суда по интеллектуальным правам

Людмила Александровна Новоселова

Введение

Данное учебное пособие создавалось специально для тех, кто интересуется вопросами права интеллектуальной собственности и связывает свою дальнейшую профессиональную карьеру именно со сферой интеллектуальных прав. В рамках магистерской программы кафедры интеллектуальных прав Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) «Магистр права в сфере интеллектуальной собственности» дисциплиной по выбору для магистрантов первого года обучения является курс «Защита брендов: стратегия, системы, методы».

Авторы дисциплин для магистерской программы «Магистр права в сфере интеллектуальной собственности» создавали учебные пособия с учетом особенностей методики преподавания и учебно-методических требований в рамках магистерской программы и желают читателям успехов в освоении интересных практических и научных аспектов правовой охраны авторских прав.

Немного об изучаемой дисциплине

Учебная дисциплина «Защита брендов: стратегия, системы, методы» входит в структуру профессионального цикла магистерской программы «Магистр права в сфере интеллектуальной собственности» кафедры интеллектуальных прав Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

Магистерская программа кафедры интеллектуальных прав является новой и первой для Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), которая охватывает наиболее важные и актуальные аспекты права интеллектуальной собственности с привлечением ведущих специалистов в области интеллектуальных прав, а также ведущих специалистов по смежным отраслям (предпринимательское и корпоративное право, финансовое право, конкурентное право, спортивное право, международное частное право и др.).

Данное учебное пособие подготовлено в соответствии с программой «Магистр права в сфере интеллектуальной собственности» кафедры интеллектуальных прав Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА). Автором рассмотрены основные стратегии, методы, правовые механизмы защиты бренда. Существенное внимание уделено средствам пресечения паразитирования на чужом бренде, механизмам получения прав на чужой бренд, а также оборонительным стратегиям правообладателей против конкурентов, стремящихся лишить их бренд правовой охраны.

Материал изложен на основе законодательства, актуального на август 2016 г., с широким привлечением правоприменительной практики. Учебное пособие подготовлено с учетом новых правовых тенденций, с широким применением современной методологии: сравнительно-правового метода, экономического анализа права, институционального подхода и др.

Данное учебное пособие адресовано в первую очередь магистрантам и аспирантам юридических вузов, но будет интересно и студентам бакалавриата, практикующим юристам, преподавателям юридических вузов, а также всем, кто интересуется вопросами осуществления и защиты патентных прав.

Глава 1
Бренд: понятие, значение, содержание

1.1. Понятие бренда в экономическом аспекте

Бренды являются ключевым фактором продвижения товаров и услуг. В современном мире они окружают нас повсюду. Покупаем ли мы смартфон или выбираем ресторан – мы сталкиваемся с разнообразием брендов, которые символизируют определенные характеристики того или иного товара (услуги) или заведения. Понятие бренда можно рассматривать и анализировать в различных аспектах: экономическом, юридическом, социологическим, семиотическом и даже психологическом.

В экономическом аспекте бренды рассматриваются в качестве активов, которые обеспечивают дополнительные преимущества, прибыль для бизнеса. Основными задачами бренд-менеджмента в таком случае являются: максимизация продаж товаров и (или) услуг, предлагаемых целевой аудитории под соответствующим брендом; формирование долгосрочных взаимоотношений с потребителями; повышение ценности бренда у потребителей и получение конкурентных преимуществ на рынке¹.

Ассоциацией маркетинга в свое время была предложена достаточно простая, но в то же время четкая дефиниция бренда. Он был определен как «название, слово, знак, символ, дизайн или сочетание всех вышеперечисленных элементов, предназначенные для идентификации товаров и услуг какого-либо одного продавца или группы продавцов, позволяющие отличать их от продукции конкурентов»².

Брендовый продукт – это всегда нечто большее, чем просто материальный объект, способный удовлетворить конкретные потребности покупателя. С ним сопряжена совокупность осязаемых и неосязаемых атрибутов, базовых (функциональные характеристики присущи всем товарам соответствующего вида) и периферийных свойств продукта (не связанные с основной функцией продукта: комфортность, экономичность, обслуживание и т. п.), психических ассоциаций. Одни бренды отличаются по большей части осязаемыми выгодами, которые они обеспечивают своим потребителям: Volvo (безопасность), Mr. Proper (удаление грязи), тогда как другие (Lancome, Chanel, Gucci) обещают неосязаемые выгоды.

В доктрине выделяется несколько подходов к раскрытию сущности бренда:

1) Потребитель-ориентированный подход фокусируется на отношении потребителей к бренду (от полного безразличия к привязанности, лояльности, готовности приобретать товары на основе убеждений о превосходстве и положительных эмоциях)³. Бренды привлекают дополнительные финансовые потоки, которые обусловлены стремлением потребителей приобрести товары именно данного производителя, а не его конкурентов, даже если товары последних стоят дешевле. Готовность потребителей платить больше связана с ожиданиями, которые порождает бренд. Бренд в таком случает должен определяться в качестве совокупности ассоциаций, представлений потребителей, которые добавляют ценности продуктам или услугам его обладателя. Эти ассоциации должны быть уникальными (эксклюзивными), сильными (заметными) и позитивными (соблазнительными).

2) Бренд как условный актив: бренды представляют собой нематериальные активы, которые учитываются на балансе организации. При этом они являются условными активами: данный актив создает преимущества (добавочную прибыль) только при взаимодействии с другими материальными активы, как, например, средства производства. Не существует брендов в отсутствие товаров или услуг, которые они обозначают. Бренды представляют собой не само наименование некоторого объекта, а «прилагательное» к нему.

3) Бренд – наименование, которое привлекает покупателей⁴: в данном случае понятие бренда раскрывается через определение характера его воздействия на потребителей. Обычное наименование делают брендом следующие признаки: заметность, различительная способность, связываемое с ним доверие. Потребители регулярно сталкиваются с широким непрозрачным выбором. При этом они не обладают необходимым временем и способностью для определения «правильного» продукта или услуги. Они не могут всякий раз пробовать весь ассортимент, прежде чем приобрести отвечающий их запросам объект. Бренды же порождают у них доверие и, как следствие, облегчают выбор. Потребители верят, что товар (услуга), выпускаемый под соответствующим брендом, обладает нужными характеристиками. Подобные представления, как правило, касаются следующих параметров:

• бренд-территория;

• качественный уровень товара (низкий, средний, премиум, люксовый);

• характеристики бренда;

• самые примечательные черты и выгоды;

• имидж бренда.

Бренды характеризуются тремя параметрами:

1) Бренд-активы: к ним относится узнаваемость бренда, его репутация, имидж бренда, индивидуальность и т. п.

2) Сила бренда: характеризуется такими переменными, как доля рынка, рыночное лидерство, охват рынка, индекс лояльности, показатели роста.

3) Стоимость бренда: определяет способность бренда создавать дополнительную прибыль. Бренд не обладает финансовой стоимостью до тех пор, пока его использование не становится коммерчески выгодным. Стоимость бренда равна стоимости будущих финансовых потоков, обеспечиваемых данным активом.

Виды брендов. В зависимости от стратегии продвижения товаров (услуг), позиционирования себя на рынке выделяются следующие виды брендов:

1) «Бренд с расширением».

Сущность данного бренда иллюстрирует следующая ситуация. Компания с известным брендом расширяет производимый ею ассортимент товаров. При этом для продвижения новых видов товаров она использует свой прежний раскрученный (пусть и в отношении других товаров) бренд. В качестве примера в данном случае можно привести бренд Samsonite. Он получил широкую известность в отношении дорожных сумок и чемоданов. Впоследствии производитель начал выпускать под ним линию одежды.

Данная стратегия выгодна тем, что при выпуске нового товара у производителя отсутствует необходимость тратить средства на масштабную маркетинговую кампанию, продвижение новой марки. Потребители осуществляют выбор в пользу таких товаров, исходя из ранее сформированной репутации бренда, представлений о связанном с ним стандарте качества и бренд-имидже.

2) «Лайн-бренд».

Данный бренд служит индивидуализации различных линий (разновидностей) товаров производителя. Зачастую он образуется посредством добавления к основному бренду новых символов. Например, компанией Adidas была запущена линия спортивной одежды под лайн-брендом Adidas by Stella McCartney. Модный дом «Армани» выпускает несколько линий одежды под самостоятельными лайн-брендами: Giorgio Armani, Armani Priv, Armani Collezioni, Emporio Armani, Armani Jeans, EA7.

В данном случае производитель также может избежать значительных трат на продвижение нового бренда. При этом лайн-бренды служат эффективным способом разграничить товарные линии, обладающие различными характеристиками (в случае с Armani – ценой, потребительской группой, местом производства, стилем и т. п.). С одной стороны, на соответствующие товары распространяются общие представления о бренде (репутация, имидж и т. п.). С другой стороны, формируются частные ожидания, касающиеся только конкретного лайн-бренда. Так, от линии одежды EA7 потребители будут ожидать спортивного стиля, низкой в сравнении с Giorgio Armani цены.

3) Товарные или автономные бренды.

В этом случае бренду соответствует конкретная разновидность товаров или услуг. Батончики Mars, например. Подобной стратегии придерживается, в частности, компания Procter & Gamble. Каждая выпускаемая компанией разновидность товара обладает собственным брендом: Herbal Essences (средства для волос и тела); Max Factor (декоративная косметика); Duracell (батарейки); Fairy (средства для мытья посуды), Tide (порошок) и проч.

В таком случае производитель проводит отдельные маркетинговые кампании в отношении каждого из товаров; вокруг каждого бренда формируется собственная репутация и имидж. С одной стороны, подобная стратегия является достаточно затратной. Вместе с тем она способна создавать для компании существенную дополнительную прибыль. Каждый бренд представляет собой самостоятельный ценный актив, который может быть выгодно продан иным компаниям. Репутационные потери одного бренда не отражаются на имидже других. При этом в сознании потребителей обеспечивается эксклюзивность и специализация брендов на определенном рынке.

4) Зонтичные и опорные бренды.

Подобные бренды изначально охватывают несколько групп разнородных товаров производителя. В названии товаров (услуг) зачастую в таком случае доминирует имя компании-производителя. Так, например, бренд Yamaha охватывает одновременно музыкальные инструменты и звуковое оборудование, мотоциклы, спортивный инвентарь.

Преимуществом данной стратегии являются относительно низкие затраты на маркетинговую кампанию. У компании отсутствует необходимость рекламировать бренд в отношении каждого из производимых товаров. Позитивная репутация, приобретенная при реализации и раскрутке одного товара, сообщается иным. Упрощается дистрибуция товаров. В то же время при объединении под одним зонтичным брендом разнородных товаров может произойти размывание бренда, снизиться лояльность, доверие к нему потребителей.

Зонтичные бренды часто создаются в целях обхода требований законодательства о рекламе. Так, в ст. 21 Закона о рекламе устанавливаются существенные ограничения на рекламу алкогольных напитков. Реклама алкогольной продукции с содержанием этилового спирта пять и более процентов объема готовой продукции разрешается только в стационарных торговых объектах, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, в том числе в дегустационных залах таких торговых объектов. Производители объединяют под одним брендом такие товары, как водка и минеральная вода либо пиво и безалкогольное пиво. После чего начинают активно рекламировать (в том числе по телевидению) безалкогольные напитки, оформление упаковки которых, как правило, является схожим с оформлением бутылки алкогольного напитка.

Законодательство о рекламе не содержит понятия «зонтичного бренда». Между тем оно содержит несколько норм, обеспечивающих возможность пресечения подобной практики.

Так, в соответствии с ч. 4 ст. 2 Закона о рекламе, специальные требования и ограничения, установленные настоящим федеральным законом в отношении рекламы отдельных видов товаров, распространяются также на рекламу средств индивидуализации таких товаров, их изготовителей или продавцов, за исключением случая, если реклама средств индивидуализации отдельного товара, его изготовителя или продавца явно не относится к товару, в отношении рекламы которого настоящим федеральным законом установлены специальные требования и ограничения.

Согласно п. 3 ч. 2 ст. 5 Закона, недобросовестной должна признаваться реклама товара, запрещенная в данное время, данным способом или в данном месте, если она осуществляется под видом рекламы другого товара, товарный знак или знак обслуживания которого тождествен или сходен до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания товара, в отношении рекламы которого установлены соответствующие требования и ограничения, а также под видом рекламы изготовителя или продавца такого товара.

Опираясь на данную норму, Федеральная антимонопольная служба неоднократно пресекала скрытую рекламу алкогольных напитков. Так, комиссия Новосибирского УФАС России признала ненадлежащей рекламой информацию на конструкциях стабильного территориального размещения следующего содержания: «Тельняшка. Изготовлено в России. Крепче только дружба», а рекламодателя – нарушившим п. 5 ч. 2 ст. 21 Закона о рекламе. Товарный знак «Тельняшка» зарегистрирован в том числе как алкогольные напитки. Кроме того, на стеклянной таре водки «Тельняшка» нанесено изображение, аналогичное изображению на рекламных баннерах.

«Таким образом, рассматриваемая рекламная информация представляет собой рекламу товарного знака, под которым выпускается алкоголь, и на такую рекламу распространяются ограничения, установленные законодательством для рекламы алкогольной продукции», – пояснила заместитель руководителя – начальник отдела рекламы Новосибирского УФАС России Татьяна Лопаткина⁵.

Между тем полного запрета на подобные стратегии введено не было. В июне 2016 г. ФАС РФ были даны разъяснения относительного рекламы безалкогольного пива. В частности, было отмечено: «Если распространяется реклама безалкогольного пива с использованием средств индивидуализации продукции (товарных знаков), используемых для обозначения в том числе пива с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции или иной алкогольной продукции, и из рекламы четко не следует, что объектом рекламирования является именно безалкогольное пиво, то такая реклама должна соответствовать требованиям ст. 21 Федерального закона “О рекламе”. Использование в рекламе безалкогольного пива знака (пиктограммы) безалкогольного пива, по мнению специалистов ФАС России, может рассматриваться как один из элементов рекламного сообщения, свидетельствующих о природе объекта рекламирования в целях донесения до потребителей информации о рекламировании безалкогольного пива»⁶.

Иными словами, производители могут рекламировать пиво под своим брендом, в характерной упаковке. Важно лишь, чтобы в рекламе прямо указывалось, что речь идет о рекламе безалкогольного пива.

1.2. Понятие бренда в правовом аспекте. Соотношение понятий «бренд» и «товарный знак»

При том что бренд может рассматриваться в юридическом аспекте, само по себе данное понятие является внеправовым. В связи с чем принципиально важно определить его соотношение с наиболее близкими правовыми институтами.

Зачастую бренд отождествляется с товарным знаком. Действительно, товарный знак (знак обслуживания) является наиболее близким правовым понятием к бренду. Большинство брендов в правовой плоскости представляют собой именно товарные знаки.

Ассоциация маркетинга определила бренд прежде всего как знак (символ), предназначенный для идентификации товаров или услуг. Товарный же знак, согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ, представляет собой обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, исключительное право на которое удостоверяется свидетельством на товарный знак. Нетрудно заметить, что данные дефиниции практически совпадают за тем исключением, что к товарным знакам предъявляется формальное требование государственной регистрации.

Первоочередной функцией товарных знаков является идентификационная: посредством них товары и услуги производителя выделяются среди аналогичных. Как следствие – они позволяют поддерживать связь между производителями, торговцами и потребителями. Маркировка товаров предоставляет потребителям возможность приобретать те товары, характеристиками которых они ранее остались довольны⁷, снижает издержки потребительского выбора.

Во-вторых, выделяется информационная функция товарных знаков: посредством них потребители, исходя из своего или чужого опыта, рекламы и любой иной информации о данном производителе, делают вывод о характеристиках представленного товара (услуги).

Следующей функцией рассматриваемых средств индивидуализации является стимулирование конкуренции, вложение предпринимателями средств в повышение качества товаров. С одной стороны, товарные знаки препятствуют бизнесу предпринимателей, которые стремятся заработать на неспособности потребителей определить и оценить качество товара⁸. С другой – способствуют тому, что производители, а не имитаторы будут получать прибыль от вложений в повышение качества производимой продукции.

Некоторые товарные знаки становятся больше чем просто инструментами передачи информации о товарах и услугах. При проведении грамотной маркетинговой кампании товарные знаки могут превратиться в символы жизненного стиля, престижа, статуса⁹. Как только обозначение становится «силой притяжения» потребителей, оно превращается в значимый бизнес-актив, ценность которого является относительно независимой от товаров и услуг, для индивидуализации которых такой знак обычно используется.

С подобным значением товарных знаков непосредственным образом связана функция символизации (деловой репутации) гудвилл, которая традиционно указывается в зарубежной доктрине и игнорируется в российской¹⁰. По мнению западных авторов, товарные знаки существуют не сами по себе, а только как символы гудвилл, которая расширяется по мере их использования¹¹. Как было отмечено Ю. Хандельманном, «товарный знак – резервуар гудвилл. Он символизирует навыки, репутацию, опыт правообладателя, качество предлагаемых им товаров и услуг. Защитить товарный знак – значит защитить связанную с ним гудвилл, которая обычно расширяется с течением времени»¹².

Институциональное назначение товарных знаков, таким образом, совпадает с обозначенным выше экономическим пониманием сущности и функций бренда. И в том, и в другом случае речь идет о коммуникации производителя с потребителями: привлечении их к своим товарам (услугам), поддержании лояльности и доверия, облегчении потребительского выбора.

Подобные задачи, на первый взгляд, можно решить, не прибегая к правовому режиму товарного знака. Любое достаточно яркое и запоминающееся обозначение, которое потребитель использует для индивидуализации своего продукта, особенно если он вкладывает средства в маркетинговую кампанию, продвижение бренда, привлекает потребителей к товарам (услугам) производителя. Отсутствие регистрации обозначения в качестве товарного знака в таком случае препятствием не является. Однако в долгосрочной перспективе с реализацией обозначенных функций начнут возникать существенные сложности. Бренд растеряет свою ценность. Дело в том, что по мере приобретения им популярности обозначение начнут использовать различные субъекты. Потребители столкнутся с различными (в том числе по своим качественным характеристикам) товарами, маркированными одинаковым образом. Осуществление потребительского выбора усложнится. Доверие к бренду будет потеряно.

Установление правового режима товарного знака в данном случае является важным условием сохранения ценного бренда. Оно обеспечивает правообладателю эксклюзивный характер использования бренда, возможность пресекать попытки всех иных лиц использовать сходное обозначение и связанные с ним бренд-активы. Кроме того, бренд в таком случае приобретает оборотоспособность.

Ставить знак равенства между товарным знаком и брендом между тем нельзя. Начнем в того, что не все зарегистрированные товарные знаки являются брендом в экономическом смысле. Как было отмечено Р. Познером, товарный знак не является общественным товаром – он обладает социальной ценностью, только когда используется для обозначения конкретного бренда¹³.

Представим себе: товарный знак недавно зарегистрирован, производитель только планирует использовать его для индивидуализации товаров. Между тем он не провел даже рекламную кампанию. Очевидно, что в такой ситуации как минимум преждевременно говорить о связанных с данным обозначением бренд-активах, силе бренда. С данным товарным знаком еще не связаны какие-либо ассоциации потребителей, он не является приманкой для покупателей и не создает дополнительных преимуществ для производителя. Бренд в такой ситуации еще не сформировался. В то же время в правовой плоскости у субъекта возникло исключительное право на товарный знак. Как минимум три года (а если правообладателю не будет предъявлен иск о досрочном прекращении правовой охраны знака и по истечении 10 лет он будет продлевать правовую охрану – то и бессрочно) правообладатель может спокойно не использовать товарный знак. Он сохранит легальную монополию на использование соответствующего обозначения, но бренд так и не приобретет.

В качестве брендов, таким образом, могут рассматриваться лишь товарные знаки, которые приобрели определенную известность среди потребителей, с ними связывается деловая репутация (гудвилл). Однозначно, в качестве брендов будут выступать общеизвестные товарные знаки.

В своем развитии конкретный товарный знак может пройти три этапа. С регистрацией в качестве товарного знака обозначение резервируется за конкретным предпринимателем, который приобретает возможность эксклюзивного использования соответствующего обозначения в отношении товаров (услуг) определенного вида. На втором этапе правообладатель начинает активно использовать товарный знак (в принципе, он может начать это делать еще до регистрации – в таком случае первый и второй этап могут совпасть). Посредством рекламы, контроля качества маркируемых товарным знаком товаров правообладатель осуществляет продвижение товарного знака. В зарубежной доктрине данный этап иногда называется «программирование товарного знака»¹⁴. Наконец, на третьем этапе происходит создание бренд-имиджа. Товарный знак служит носителем комплекса информации, касающейся специфического жизненного стиля, поведения и статуса. Подобный бренд становится чем-то большим, чем просто идентификатором конкретного товара. Он являет собой ценный коммерческий актив вне привязки к конкретным товарам (услугам), что требует расширения его правовой охраны. Она не может и не должна ограничиваться конкретными разновидностями товаров.

Именно на третьем этапе товарный знак превращается в полноценный бренд. Образно говоря, бренд – это «запрограммированный товарный знак».

С другой стороны, в качестве брендов могут выступать не только товарные знаки, но и иные средства индивидуализации (коммерческое обозначение, наименование места происхождения товара, фирменное наименование), равно как и знаки, символы и иные элементы, не получившие правовой охраны в качестве средств индивидуализации (например, дизайн, фирменный стиль).

Согласно ст. 1538 ГК РФ, коммерческое обозначение служит для индивидуализации торговых, промышленных и других предприятий. Как специально при этом оговаривается законодателем, коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий.

Легальная дефиниция коммерческого обозначения в российском праве представляется не слишком удачной. Вопросы вызывает привязка данного средства индивидуализации к предприятию. В особенности учитывая, что последний институт в рамках российской правовой системы получил достаточно неоднозначное понимание. Судебной практике известны случаи, когда факт наличия у стороны спора прав на коммерческое обозначение был признан недоказанным ввиду отсутствия у предпринимателя имущественного комплекса на праве собственности, то есть непредставления доказательств наличия предприятия¹⁵.

В соответствии со ст. 132 ГК РФ, предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. В литературе были названы следующие атрибутивные свойства такого объекта: а) предприятие по своему составу является сложным имущественным комплексом, включающим материальные и нематериальные элементы, наличное и долговое имущество; б) элементы предприятия образуют интегративную целостность, позволяющую осуществлять определенный вид деятельности как промысел; в) предприятие есть эксплуатируемый имущественный комплекс (предприятие на ходу); г) имущественный комплекс, образующий предприятие, используется в предпринимательской деятельности¹⁶.

В то же время на практике установление режима коммерческого обозначения, как правило, требуется для обеспечения правовой охраны названий отдельных магазинов, гостиниц, ресторанов, эмблем и иных символов, которые компания использует для индивидуализации своего бизнеса, идентификации своей предпринимательской деятельности. Как такового сложного имущественного комплекса в таком случае может не быть. Активы предпринимателя могут ограничивать правом аренды на помещение магазина, салона и т. п.

Можно подойти к вопросу и с другой стороны. Как единый объект прав предприятие, его конкретный состав и наименование определяются при совершении сделки с ним. В соответствии с этим делается вывод, что предприятие целиком представляет собой объект обязательственных правоотношений, других отношений имущественного оборота (реорганизации, наследования). В этом качестве оно может рассматриваться в качестве объекта купли-продажи, аренды, залога, других сделок, а также универсального преемства. Предприятие как целое не является и не может являться объектом вещных прав, так как в статике (состоянии принадлежности) оно юридически неизбежно распадается на свои составные части с различным гражданско-правовым режимом (вещи, права и т. д.)¹⁷. Следовательно, по меньшей мере странно прикреплять к нему и исключительные права на коммерческое обозначение.

В этой связи предпочтительным представляется подход западных правопорядков к раскрытию сущности коммерческого обозначения. Так, в англо-американской правовой системе под tradename понимаются незарегистрированные обозначения, используемые предпринимателями для индивидуализации их бизнеса. Иногда в литературе можно встретить определения, в рамках которых соответствующие обозначения атрибутируются предприятию (enterprise)¹⁸. Между тем важно отметить, что и предприятие в зарубежной доктрине понимается принципиально иным образом, чем в России: как бизнес, организованная предпринимательская деятельность субъекта.

В ст. 190 решения Андского сообщества № 486 2000 г. (de la Decision Andina 486 de 2000)¹⁹, разработанной в соответствии со ст. 8 Парижской конвенции, устанавливается, что el noble commercial (испанский аналог терминам trade name, nom commercial, который получил закрепление в ст. 8 испаноязычной версии Парижской конвенции), представляет собой любое коммерческое обозначение, которое идентифицирует экономическую деятельность, бизнес или торговое предприятие.

Как при этом отмечается в доктрине соответствующих стран, «торговое наименование (el noble commercial) не зависит от имени юридического лица. Торговых наименований может быть несколько, в то время как фирменное наименование является уникальным». Называются при этом такие функции института, как идентификация бизнеса предпринимателя, привлечение клиентов, рекламы²⁰.

Под французским термином Le nom commercial также понимаются обозначения, индивидуализирующие коммерческие предприятия, бизнес в целях отграничения предприятия одного субъекта от предприятия другого. Возникновение субъективного права на такое обозначение связывается с его фактическим использованием²¹.

В этой связи de lege ferenda в российском законодательстве оправданным представляется отказаться от привязки коммерческого обозначения к предприятию. К рассматриваемому институту следует относить любые обозначения, эффективно используемые предпринимателями для идентификации себя, своего бизнеса на рынке.

Как отмечается в российской учебной литературе, для коммерческого обозначения не требуется государственная регистрация, определить точный момент возникновения исключительного права на него и возможность правовой охраны затруднительно. Возникновение исключительного права связано с появлением у предприятия различительной способности и известности коммерческого обозначения на определенной территории²². Различительная способность коммерческих обозначений, которая превращает простое обозначение в средство индивидуализации, в отсутствие каких-либо специальных процедур возникает исключительно с того момента, когда потребители начинают связывать с данным обозначением конкретный бизнес и, как итог, репутационные характеристики.

Подобный порядок возникновения исключительных прав на коммерческое обозначение характерен с теми или иными нюансами для всех развитых правовых систем. Так, американские trade name «не могут быть зарегистрированы в соответствии с законом Ланхема, но они защищаются в соответствии с общим правом. Некоторые штаты предоставляют возможность их регистрации, но общим правилом является то, что защита предоставляется тому, кто первый начал использовать соответствующее обозначение в своем бизнесе»²³. Как было отмечено судом при рассмотрении дела Drain Doctor Inc. v. Zeligon²⁴, «в соответствии с прецедентным правом, исключительные права на торговые наименования (trade names) возникают вследствие их использования». Примерами подобного использования может быть, к примеру, указание обозначения в телефонном справочнике, меню, рекламных материалах, ответах на звонки клиентов и проч., размещение на вывеске.

В ст. 191 решения Андского сообщества № 486 2000 г. (de la Decisi. n Andina 486 de 2000)²⁵ констатируется, что исключительное право на торговое наименование возникает вследствие его непрерывного, эффективного использования. Регистрация таких наименований, притом что она может быть предусмотрена законодательствами государств Андского сообщества, в любом случае не имеет правоустанавливающего значения.

Таким образом, приобретение символом характеристик бренда (в экономическом смысле) и возникновение на него прав как на коммерческое обозначение (в правовом смысле) происходит примерно в одно время. Коммерческое обозначение, учитывая его конституирующее свойство известности на определенной территории, продолжительное использование, символизирует совокупность приобретенных бренд-активов – репутации, имиджа. Возможным является определить в отношении коммерческого обозначения бренд-охват: долю рынка, потребителей, которые делают выбор в пользу предприятия (бизнеса), выступающего под соответствующей вывеской. Несколько сложнее в данном случае с определением третьего параметра – ценности бренда. В отличие от товарного знака, коммерческое обозначение в России является ограниченно оборотоспособным: исключительные права на него нельзя передать по договору об отчуждении исключительного права, лицензионному договору. Между тем оно может представлять собой ценный актив при продаже предприятия, передаче комплекса прав по договору коммерческой концессии.

Фирменное наименование к правовым формам воплощения бренда можно отнести лишь с определенными оговорками. Во-первых, далеко не любое фирменное наименование является брендом. О наименовании компании, которая владеет, скажем, известным в городе рестораном или торговым центром, потребители могут вовсе не иметь какого-либо представления. Оно может быть известно только ограниченному кругу лиц: учредителям, поставщикам, управомоченным органам государственной власти и т. п. На вывеске же соответствующего заведения, которая и является приманкой для потребителей, размещается совершенно иное обозначение. Оно и является брендом.

Представим ситуацию: гостиницы под вывеской «АЛЬФА» открыло ООО «Бета». На что в таком случае будут ориентироваться потребители? На название «АЛЬФА». О том, что за ним стоит ООО «Бета», они могут не иметь представления. Для них по сути важно лишь то, что сеть отелей «АЛЬФА» характеризуется качественным обслуживанием, вкусной едой, красивыми интерьерами. Если в ходе, скажем, реорганизации сетью отелей «АЛЬФА» начнет владеть ООО «Зета», в восприятии потребителей вряд ли что-то изменится. В то же время если на прежнем здании вместо вывески «АЛЬФА» появится название «АЛЬЯНС», они задумаются о том, а будет ли им обеспечено прежнее качество обслуживания и т. п.

Между тем возможна и иная ситуация: когда компания ведет бизнес под своим фирменным наименованием, которое приобретает широкую известность у потребителей. Фирменное наименование, являющееся полноценным брендом, как правило, совпадает либо с коммерческим обозначением, либо с товарным знаком. Иными словами, одно и то же обозначение выступает и в качестве фирменного наименования (когда речь идет об индивидуализации юридического лица, в том числе для целей налогообложения, идентификации в договорах с контрагентами), и в качестве коммерческого обозначения (когда речь идет об индивидуализации бизнеса или товарного знака – при индивидуализации товара и наличии регистрации). Брендом при этом соответствующее обозначение является во второй своей ипостаси. Чтобы избежать подобного наслоения, в некоторых западных правопорядках осуществляется четкое разграничение: коммерческое обозначение – объект исключительных прав, индивидуализирующий бизнес; фирменное наименование – институт корпоративного права – не является объектом интеллектуальных прав.

Бренды могут получить правовую охрану, так же как объекты авторского (например, дизайн сайта, помещения) и патентного права (чаще всего как промышленные образцы). Так, например, компания Apple получила патенты на дизайн всех своих основных продуктов (iPod, iPhone и др.).

Возможна и ситуация, когда в качестве бренда или его элемента выступает некое обозначение, символ, не приобретшие правовой охраны в качестве какого-либо объекта интеллектуальных прав. Как было отмечено М. Спенсом применительно к английскому праву, «понятие бренда существенно расширилось, оно стало вбирать в себя не только товарные знаки, идентифицирующие товары и услуги, но и множество других средств маркетинговой коммуникации. В целях защиты прав на все подобные обозначения и символы развитие получил институт passingoff»²⁶. Речь в данном случае может идти, например, о широко известных идентификаторах товаров, которые, однако, не были зарегистрированы в качестве товарного знака на территории государства, фирменного стиля компании и т. п. Подобные обозначения не могут охраняться посредством механизмов, предусмотренных законодательством об интеллектуальной собственности (в РФ – ч. 4 ГК РФ), в связи с чем для них разрабатываются либо специальные составы правонарушений (английский passing off), либо возникшие в отношении них интересы защищаются на основе ст. 10 ГК РФ – злоупотребления правом и (или) конкурентного законодательства.

1.3. Понятие «гудвилл» как элемент бренд-активов

Как было отмечено выше, бренд не просто индивидуализирует товары (услуги) субъекта или в целом его бизнес, но и является символом гудвилл. Раскроем данное понятие.

В отечественной доктрине «гудвилл» нередко отождествляется с понятием «деловая репутация». Подобный подход между тем нельзя признать корректным – категория «гудвилл» является значительно более широкой по содержанию, включая в себя репутацию в качестве лишь одной из составляющих (наряду с другими элементами).

История разработки института гудвилл в иностранной правовой доктрине насчитывает не одно десятилетие. Считается, что впервые термин «гудвилл» был использован в 1571 г. лектором в Лондонской школе экономических и политических наук, но вплоть до конца XIX в. специальных исследований по теме гудвилл не проводилось²⁷. В последнее столетие ситуация между тем изменилась. Вопросы, связанные с гудвилл, актуализировались в правовой науке, прежде всего в странах англосаксонского права.

Как было отмечено Е. А. Ершовой, в странах континентального права нематериальные активы, подобные гудвилл, «также хорошо известны, однако по сравнению с гудвилл их смысловое наполнение является более узким и включает в себя прежде всего возможности юридического лица с точки зрения поиска новых контрагентов, т. е. главным образом наличие клиентелы… создаются в ходе деятельности юридического лица, представляя собой прежде всего наличие потенциала или шансов, которые могут возникнуть у юридического лица в плане заключения новых контрактов»²⁸.

Данное утверждение, основанное на литературе конца прошлого века²⁹, не учитывает современных правовых разработок доктрины гудвилл европейскими авторами. Например, изучая сущность рассматриваемой категории, голландский исследователь В. Сакулин заключил: «Гудвилл – нематериальный актив, который включает в себя доброе имя и (или) репутацию, равным образом как качество обслуживания клиентов или техническую эффективность»³⁰. Другой голландский правовед Т. Кохен (T. Cohen) подчеркнул, что гудвилл, охватывая связанную с товарным знаком репутацию, может распространяться также на характеристики (в том числе технические) самого продукта, производителя³¹.

В немецкой судебной практике понятие «гудвилл»³² употребляется, как правило, для обозначения представлений покупателей о качестве предлагаемых предпринимателями товаров (услуг) и иных положительных характеристиках бизнеса³³. При рассмотрении, в частности, споров об использовании одним субъектом обозначений, сходных с товарными знаками (коммерческими обозначениями) других, правоприменителями констатировалось: «Указание на истца (посредством использования сходных обозначений в качестве средств индивидуализации бизнеса. – Прим. А. В.) было сделано для того, чтобы использовать принадлежащий ему гудвилл и обмануть, таким образом, потребителей относительно качества товаров»³⁴. В отдельных решениях немецкими правоприменителями указывалось на включение в гудвилл таких элементов, как: права на товарный знак, особенности компании, осуществляемого ею бизнеса, деловых связей и репутации³⁵.

В англо-американской доктрине сегодня выделяются два основных подхода к пониманию сущности гудвилл.

1) Бихевиористско-психологический подход: институт гудвилл рассматривается с позиций его влияния на потребительский выбор. Он определяется в качестве свойств бизнеса, которые формируют благожелательное отношение к нему потребителей³⁶; общественное признание и благоприятную репутацию, которыми наслаждается компания³⁷. Именно на таком понимании рассматриваемой категории основано одно из первых определений гудвилл – определение лорда Элдона в деле Cruttwell v. Lye (1810): «Гудвилл – это не что иное, как вероятность того, что старые клиенты будут обращаться к старому месту»³⁸.

В соответствии с таким подходом, гудвилл предлагается понимать как «приманку места» (the lure of the place), «приманку возвратиться», «импульс покупательской активности», «правовое и экономическое признание привычек покупателей»³⁹. С ним связывается тенденция «возвращения» потребителей к продуктам, которые ими уже были приобретены (приобретались в прошлом), или к компании, с которой они сотрудничали⁴⁰ и т. д. По метафорическому замечанию М. Спенса, гудвилл представляет собой «силу притяжения»⁴¹, которой обладает конкретный бизнес.

В рассматриваемом контексте была предложена зоологическая классификация гудвилл:

• «Кошачий гудвилл» (привязанность к дому) признается в случае, когда потребители остаются клиентами той же компании и после ухода из этой компании обладателя личного гудвилл (в качестве примеров обычно рассматриваются рестораны, гостиницы, магазины);

• «Собачий гудвилл» (привязанность к хозяину) – это гудвилл, создание которого влечет уход потребителей из компании вслед за обладателем личного гудвилл во вновь созданную им компанию (обладателем личного гудвилл может выступать известный изобретатель, повар, модельер и т. п.);

• «Крысиный гудвилл» (отсутствие привязанности к человеку или месту) – это гудвилл, сформировавшийся случайно, без учета каких-либо критериев (в литературе отмечается, что он не имеет ценности);

• «Кроличий гудвилл» – это гудвилл, обусловленный близостью (удобством) расположения бизнеса компании (его ценность также невелика, поскольку признается, что здесь только вероятность того, что старые клиенты будут привязаны к старому месту)⁴².

2) Содержательный подход к гудвилл: подразумевает оценку гудвилл с позиции его содержания. В рамках данного подхода в рамках второго подхода оценку получают различные составляющие гудвилл, совокупность которых позволяет компании получать различные преимущества и выгоды, а в идеале – дополнительную прибыль, которая превышает средний уровень (сверхприбыль). Например, в решении по делу CIT v. B. C. Srinivasa Setty гудвилл был определен как «все относимые к бизнесу показатели: личность собственников, природа и характер бизнеса, репутация, месторасположение, влияние на современный рынок и социально-экономический климат»⁴³.

Учеными называются различные элементы гудвилл⁴⁴. В рамках данного учебного пособия обозначим наиболее часто упоминаемые:

• высокий профессионализм менеджеров;

• отличные отношения в трудовом коллективе;

• клиентела (прочные связи с клиентами и контрагентами);

• хорошие связи с административными органами (административный ресурс);

• удачность места расположения бизнеса;

• наличие новых технологий;

• сильный бренд;

• деловая репутация и проч.

Сам по себе гудвилл является нематериальным активом (подобно входящей в его состав репутации), вследствие чего на него не распространяется режим права собственности. При этом в зарубежной доктрине признается имущественный характер прав на гудвилл. Как было отмечено Э. Рочерса в далеком 1909 г., «в современных правовых условиях за каждым коммерсантом признаются имущественные права на связанный с его бизнесом гудвилл…»⁴⁵ При этом, как подчеркивается английскими авторами, для защиты данного имущественного права предусмотрен специальный иск – passing off⁴⁶.

Европейский суд по правам человека также традиционно определяет гудвилл как разновидность имущества по смыслу ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции по правам человека⁴⁷.

Ценность данного актива говорит сама за себя: в литературе указывается, что соотношение материальных и нематериальных активов может доходить до 90:10. Так, Е. А. Ершова приводит следующие примеры: «90 % суммы сделки (12,9 млрд долл.) компания Philip Morris заплатила за гудвилл компании Kraft Inc. в сделке по ее приобретению. В сделке по слиянию Time Warner Inc. 80 % из 14 млрд долл. США пришлось на долю гудвилл»⁴⁸.

Вместе с тем более частым стало соотношение стоимости материальных и нематериальных активов как 50:50. Например, в 2008 г. немецким деловым периодическим изданием Handelsblatt было проведено исследование активов 127 немецких компаний, действующих на рынке капитала, результатом чего стал вывод о том, что у 26,8 % компаний доля гудвилл в составе активов превышает 50 %⁴⁹. Подтверждением данной статистики могут стать, например, приобретение компанией Astra Zeneca PLC бизнеса Medimmune Inc. за 15,7 млрд долларов, причем в балансовом отчете Astra Zeneca PLC стоимость гудвилл была определена в 8,8 биллиона долларов. Другой иллюстрацией может быть приобретение компанией Johnson & Johnson’s US бизнеса Pfizer Consumer Health care business за 16,6 млрд долларов, причем в ежегодном отчете, раскрывающем принадлежащие компании активы, приобретатель указал гудвилл, оцениваемый в 6,5 млрд долларов⁵⁰.

Глава 2
Выбор бренда. Установление правовой охраны на него

Притом что бренд может воплощаться в различных объектах интеллектуальной собственности, наиболее целесообразным является установление в отношении него правового режима товарного знака. Роспатент не позволит иным субъектам регистрировать схожие обозначения в качестве товарных знаков – как минимум в отношении однородных товаров. В случае незаконного использования зарегистрированного товарного знака правообладатель вправе рассчитывать на выплату существенной компенсации. При этом ему не придется доказывать наличие исключительных прав на товарный знак, факт приобретения знаком известности на определенной территории. В силу же полной оборотоспособности (в отличие от фирменных наименований и коммерческих обозначений) он обладает большей рыночной ценностью.

Здесь же стоит отметить, что процесс установления правовой охраны бренда в качестве товарного знака сопряжен со значительными сложностями, которые начинаются с самого момента выбора регистрируемого обозначения. Зачастую наиболее привлекательное, по мнению заявителя, обозначение подпадает под абсолютные основания (об относительных основаниях речь пойдет в следующей главе) для отказа в регистрации товарного знака. Роспатент отказывает в предоставлении правовой охраны, либо регистрация аннулируется уже после подачи возражений иным субъектом (как правило, конкурентом правообладателя). Если заявитель успел вложить средства в маркетинговую кампанию, его потери в таком случае могут оказаться существенными.

В рамках данной главы мы рассмотрим основные моменты, которые необходимо учитывать при выборе товарного знака, а также возможные пути обхода установленных в ст. 1483 ГК РФ абсолютных запретов.

Наиболее распознаваемыми потребителями брендами являются словесные. Их можно использовать в любой рекламе (в том числе звуковой), они облегчают межпотребительскую коммуникацию относительно бренда. Потребители запоминают их наиболее быстро. Особенно если речь идет о достаточно коротких, звучных и простых в произношении словах (например, Coca-Cola, Tide, IKEA, Audi).

Кроме того, подобные обозначения могут сами по себе заключать в себе некую информацию относительно индивидуализируемых товаров (услуг). Так, увидев на двери офиса обозначение «Асклепий» и «Гиппократ», потребители с высокой степенью вероятности предположат, что в данном месте расположена медицинская клиника. Еще меньше сомнений о предлагаемых услугах у них возникнет при виде вывески «Медицинский центр Асклепий».

Здесь, однако, важно учитывать, что, в соответствии с п. 1 ст. 1483 ГК РФ, товарный знак в любом случае должен привносить нечто новое в сравнении с родовыми обозначениями соответствующих товаров, их характеристиками и качествами, которые в той или иной мере могут быть атрибутированы части (например, прилагательное «вкусный» в отношении соков) или всему множеству таких товаров.

В качестве товарного знака не могут быть зарегистрированы обозначения, не обладающие различительной способностью. Товарный знак не обязательно должен обладать какой-либо лингвистической или художественной оригинальностью. В качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы лишь обозначения, «способные определять продукты в качестве происходящих от конкретного производителя и, как следствие, разграничивать их с товарами иных субъектов»⁵¹. Оценивается общее впечатление, которое товарный знак производит на потребителей.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

• простые геометрические фигуры, линии, числа;

• отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;

• общепринятые наименования;

• реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

• сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В российской судебной практике распространены случаи отказа в регистрации (признании регистрации недействительной) обозначений, представляющих собой сочетание нескольких букв. Так, например, Суд по интеллектуальным правам поддержал вывод Роспатента о невозможности регистрации в качестве товарного знака обозначения GQ в отношении товаров 32-го класса МКТУ как не имеющего характерного графического исполнения и словесного характера. В другом деле не обладающим различительной способностью было признано обозначение LFT.

Надо отметить, что на практике достаточно распространены бренды, состоящие из различных аббревиатур (например, BMW – Bayerische Motoren Werke AG; ГУМ – Главный универсальный магазин; МТС – Мобильные телефонные системы). Подобные бренды являются достаточно лаконичными и звучными. Они быстро запоминаются потребителями. Вместо того чтобы тратить время и средства на разработку принципиально нового названия, предприниматели соединяют первые буквы слов из фирменного наименования и коммерческого обозначения – и получают оригинальный символ. Возникает вопрос: как могут компании в таком случае преодолеть возможные возражения Роспатента, связанные с тем, что соответствующие обозначения представляют собой набор букв и потому не обладают различительной способностью? Возможны различные варианты.

Прежде всего субъект может доказать, что заявленная на регистрацию аббревиатура приобрела различительную способность в отношении товаров (услуг) заявителя.

Так, например, Роспатент зарегистрировал товарный знак «ПСБ» в отношении услуг 36-го класса МКТУ (действующий и предыдущий правообладатели знака – ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «Банк ВТБ»). Предоставление правовой охраны товарного знака по причине отсутствия у него попыталось оспорить ОАО «Платежный сервисный банк». Суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении рассмотренного требования. Как им было отмечено: «На протяжении пяти лет до даты приоритета оспариваемого товарного знака первоначальный правообладатель – ОАО «Промышленно-строительный банк» активно использовал на своем сайте по адресу: www.icbank.ru оба составляющих элемента товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 338585, а именно буквы «ПСБ» в сочетании с изобразительным элементом из ломаных линий.

<…> Материалами заявки и дополнительно представленными в суд документами подтверждается длительное и интенсивное использование правообладателем на территории Российской Федерации словесного элемента «ПСБ», и в результате такого использования входящий в состав оспариваемого товарного знака указанный словесный элемент приобрел различительную способность»⁵².

Другой вариант – заявленное на регистрацию обозначение должно содержать не только аббревиатуру, но и ее расшифровку. Так, например, ООО «ПироХимика-Центр» был зарегистрирован в отношении товаров (услуг) 01, 09 и 42-го классов МКТУ товарный знак:

Gabriel Studios Inc. был зарегистрирован товарный знак:

Данный способ позволяет зарегистрировать в качестве товарного знака также известные аббревиатуры публично-правовых образований и государственных органов. Так, например, в отношении классов 01, 19, 39 МКТУ было зарегистрировано обозначение СССР, раскрываемое как «сухие строительные смеси Рязани»:

Притом что в регистрации самого по себе обозначения «СССР» в качества товарного знака Роспатент отказывал по ряду причин:

• обозначение общепринятое и вводит потребителей в заблуждение;

• противоречие общественным интересам, с регистрацией данного товарного знака заявитель получил бы необоснованные преимущества перед своими конкурентами⁵³.

Возможным решением в данном случае является подача заявки не на словесный знак, состоящий из аббревиатуры, а на комбинированный. С тем, чтобы приобрести различительную способность, обозначение в виде набора букв или цифр может быть выполнено в оригинальной графической манере, цветовом решении, дополнено изображением. Например, компания «СиДжейИэндЭмКорпорейшен» зарегистрировала в отношении 38-го класса МКТУ:

ЗАО «Солнечногорский электромеханический завод» зарегистрировал комбинированное обозначение, включающее в себя аббревиатуру СЭМЗ и расшифровку «Солнечногорский электромеханический завод»:

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков также обозначения:

а) Вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

В данном случае речь идет об обозначениях, которые изначально служили идентификатором товаров конкретного производителя. Между тем впоследствии данное обозначение в обороте стало постепенно приниматься и для товаров иных производителей. Из индивидуального обозначения оно трансформировалось в видовое. Подобный процесс часто имеет место в случае с названием принципиально новых продуктов. Предприниматель предлагает рынку некий товар, обладающий особыми признаками, свойствами, качествами, которые не позволяют отнести его к существующим множествам товаров. Необходимо присвоить такому товару оригинальное наименование. Изначально такое обозначение использует только производитель. Но затем по мере появления конкурентов потребители и иные участники рынка в повседневном обиходе и деловом обороте начинают относить данное наименование и к товарам иных производителей. Соответствующее обозначение теряет различительную способность.

Роспатентом были выделены следующие признаки таких обозначений:

• использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;

• применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями;

• применение обозначения длительное время.

В качестве примеров были названы обозначения: целлофан, термос, ланолин, вазелин, сахарин, целлулоид, эскалатор, примус, граммофон, магнитофон, линолеум, нейлон и др.

б) Являющиеся общепринятыми символами и терминами.

Данные обозначения не способны индивидуализировать товар (услуги) конкретного предпринимателя по причине того, что они выступают устойчивыми названиями конкретных понятий (относящихся к товарам или услугам), используемых в профессиональных сообществах. В соответствии с п. 34 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники⁵⁴.

Так, например, Европейский суд признал недействительной регистрацию в качестве товарного знака обозначения BSS для офтальмологического препарата, так как BSS является аббревиатурой от термина «сбалансированный солевой раствор» (balanced salt solution) и является традиционным в соответствующем сообществе (офтальмологов)⁵⁵.

В российской судебной практике недействительной была признана регистрация в качестве товарного знака обозначения «подарочная карта» в отношении 36-го класса МКТУ. Суд установил, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «подарочная карта» уже широко использовалось в качестве лексической единицы в области деятельности кредитных и торговых организаций, оказывающих услуги, связанные с обслуживанием платежных карт и осуществлением посредством этих карт банковских операций и переводов денежных средств в системе электронных расчетов. В качестве доказательств относимости обозначения «подарочная карта» к общепринятым терминам суд принял обзор «Рынок подарочных карт в России»; информацию, содержащуюся в средствах массовой информации, в частности, в газетах «Финансовая газета» от 23.11.2005, «Ведомости» от 03.03.2006 и 19.09.2006, «Российская газета» от 21.07.2006, о том, что рынок подарочных карт активно растет с 2005 г.⁵⁶

в) Характеризующие товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Закон не допускает регистрации обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Можно привести следующие примеры описательных обозначений, в регистрации которых, вероятнее всего, будет отказано:

• понятия, указывающие на качество или количество товара: «лучший», «хороший», «вкусный», «кило», «литр», «дешевый»;

• понятия, информирующие о цели использования продукта: «похудей!» для товаров для похудения;

• понятия, указывающие на ценность: «удачная покупка», «это выгодно!»;

• понятия, указывающие на географическое происхождение товара: «испанская говядина», «швейцарский сыр» и др.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в своем постановлении от 23.04.2014⁵⁷ признал не подлежащим регистрации в качестве товарного знака обозначение «Живое молоко». Он констатировал, что обозначение «Живое молоко» не является фантазийным по отношению к товару «молоко», а является широко применяемым в деловой практике обозначением, характеризующим свойства производимой молочной продукции. При этом употребление производителями названного обозначения ориентировано на потребителей, воспринимающих его как характеристику свойств определенного товара, не требующую дополнительных рассуждений.

В другом своем решении⁵⁸ Суд по интеллектуальным правам признал не подлежащим регистрации в качестве товарного знака в отношении 5-го класса (диетические вещества для медицинских целей; добавки пищевые; добавки минеральные пищевые; биологически активные пищевые добавки (БАД)) МКТУ обозначение «Вечернее». Как было отмечено судом, прилагательное «вечернее» указывает на время суток. Словесный элемент заявленного обществом «Биокор» обозначения «Вечернее» будет восприниматься потребителями как характеристика соответствующих товаров, в частности, как указание на время приема указанных препаратов.

Правомерным признал СИП РФ отказ в регистрации товарного знака «фреш» в отношении товаров «яйца куриные». Данное обозначение было признано описательным, указывающим на характеристики товара (свежесть)⁵⁹.

Ключевым критерием для разграничения описательных и фантазийных товарных знаков является вопрос, понятен ли среднему потребителю смысл элемента (воспринимает ли он его в качестве характеристики товара) без дополнительных рассуждений и домысливания. Таким образом, при наличии в том заинтересованности заявитель может придумать и зарегистрировать бренд, который не является абстрактным, а намекает на сущность и характеристики товара (услуги), но напрямую их не обозначает.

Так, например, Роспатент отказал в регистрации товарного знака «Лесная ягода» для пищевых продуктов. Суд между тем признал подобное решение недействительным. Как им было при этом отмечено, заявителем не было представлено в Роспатент информации, подтверждающей наличие каких-либо перечней ягод, которые отнесены в науке либо в обиходе к категории «лесных». В материалах административного дела также отсутствуют доказательства наличия у всех лесных ягод хоть сколько-нибудь общих вкусовых и обонятельных, то есть органолептических свойств⁶⁰.

Кроме того, заявитель может включить указание на вид товара, его свойство в качестве неохраняемого элемента товарного знака.

Так, например, на ИП Х. в отношении услуг 41-го, 43-го классов МКТУ был зарегистрирован следующий комбинированный товарный знак:

«Русская кухня» в данном случае представляет собой неохраняемый элемент товарного знака.

ООО «Клиника долголетия Цигун» в отношении товаров и услуг 05, 35, 42, 44-го классов МКТУ было зарегистрировано обозначение:

Элемент «Клиника» в данном случае не охраняемый.

Понятие, указывающее на вид или характеристику товара, может быть также включено в состав словосочетания, которое носит фантазийный характер, а потому пользуется правовой охраной. Например, ООО «Море чая» зарегистрировало в отношении товаров (услуг) 30, 35, 43-го классов МКТУ товарный знак, включающий словесную часть «море чая»:

Обозначения также не должны быть ложными или вводить в заблуждение потребителей.

Согласно рекомендациям Роспатента, к ложным обозначениям относятся элементы, прямо указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе, не соответствующие действительности. При этом отмечается, что ложность элементов является очевидной и не требует обоснования. В данном случае не требуется определения представлений потребителей о данном товаре. В то же время необходимо учитывать товары (услуги), в отношении которых регистрируется соответствующий знак. Проще говоря, обозначение является ложным применительно к конкретным товарам⁶¹.

Элементы обозначений, указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе и т. д. через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение. Способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер. Для того чтобы определить, является ли заявленное обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), целесообразно проанализировать смысловое значение каждого элемента, входящего в состав заявленного обозначения. Это позволит определить те элементы, которые могут быть отнесены к описательным, к географическим названиям, и те, которые могут вызвать ассоциативное представление у потребителя о виде товара, его характеристиках, сведениях об изготовителе. При проведении такого анализа обычно используются содержащиеся в заявке сведения о заявителе, заявленном обозначении, перечень товаров и информация, содержащаяся в толковых, энциклопедических, специальных словарях и иной литературе, позволяющая установить содержание неизвестных эксперту понятий.